美國專利不可執(zhí)行系列（四）：韶音專利被控未履行IDS義務(wù)-全面解析IDS制度

一、案件概覽：從Raycon訴韶音案看“未履行IDS義務(wù)”的后果

韶音公司（Shokz）基于US 12,108,208號(hào)專利（聲學(xué)輸出設(shè)備），在亞馬遜平臺(tái)發(fā)起多起侵權(quán)投訴，主要通過APEX程序執(zhí)行。

然而被投訴方Raycon, Inc.向特拉華州地方法院發(fā)起確認(rèn)之訴（5:25-cv-08189），請(qǐng)求法院：

l 宣告不侵權(quán)；

l 宣告涉案專利無效；

l 宣告該專利因“不公平行為（inequitable conduct）”而不可執(zhí)行；

l 同時(shí)主張不正當(dāng)競爭、專利濫用等。

其中，關(guān)于“專利不可執(zhí)行”的部分尤為關(guān)鍵。Raycon指控韶音公司違反了美國專利法的信息披露義務(wù)（IDS），具體行為如下：

l 韶音公司在‘208專利對(duì)應(yīng)的歐洲專利申請(qǐng)（EP 20864563.0）中，于2022年8月29日收到EPO的檢索報(bào)告，其中列出4項(xiàng)“X類”對(duì)比文件（即對(duì)專利性有否定性影響的現(xiàn)有技術(shù)）；

l 其歐洲代理人于2023年2月9日就該報(bào)告提交了回應(yīng)，并據(jù)此修改了權(quán)利要求；

l 但韶音在美國專利審查過程中未向USPTO以IDS的形式提交該檢索報(bào)告及4項(xiàng)“X類”文件。

這些“X類”文件可能影響專利的新穎性與創(chuàng)造性。Raycon據(jù)此主張，韶音的未披露行為違反了“誠實(shí)信用義務(wù)（Duty of Candor and Good Faith）”，構(gòu)成不公平行為。

簡言之：Raycon認(rèn)為韶音隱瞞了對(duì)專利性具有實(shí)質(zhì)影響的現(xiàn)有技術(shù)，致使專利授權(quán)失去誠信基礎(chǔ)。若法院認(rèn)定該行為“故意且實(shí)質(zhì)性”，該專利將被判定為不可執(zhí)行（unenforceable）——即便仍有效，也無法再作為維權(quán)依據(jù)。

二、何為IDS：法定義務(wù)，失效關(guān)鍵點(diǎn)

IDS（Information Disclosure Statement），即信息披露聲明，是美國專利制度中體現(xiàn)誠信原則的核心制度。

根據(jù)美國專利法，申請(qǐng)專利一方（包括發(fā)明人，申請(qǐng)人/受讓人，代理人等）在整個(gè)專利申請(qǐng)過程中獲知與發(fā)明的可專利性相關(guān)的技術(shù)資料時(shí)，有義務(wù)以遞交IDS的形式告知美國專利商標(biāo)局（USPTO）。

因此，遞交IDS的重要性主要在于：

l 確保專利質(zhì)量：避免因未披露關(guān)鍵文獻(xiàn)導(dǎo)致不當(dāng)授權(quán)，降低后續(xù)被無效風(fēng)險(xiǎn)。申請(qǐng)人還可以根據(jù)已知的現(xiàn)有技術(shù)修改和調(diào)整權(quán)利要求保護(hù)范圍，從而獲得更穩(wěn)定的權(quán)利；

l 強(qiáng)化訴訟防御：經(jīng)審查員考慮的文獻(xiàn)，訴訟中對(duì)手難以再用以挑戰(zhàn)專利有效性；

l 防范法律風(fēng)險(xiǎn)：未提交可能構(gòu)成“欺瞞USPTO”，導(dǎo)致專利無效或不可執(zhí)行，最終導(dǎo)致訴訟失利或者增加成本，及專利相關(guān)交易失敗，還可能導(dǎo)致商業(yè)聲譽(yù)受損。

三、披露內(nèi)容：不少交，不亂交

申請(qǐng)人應(yīng)及時(shí)向USPTO提交所有已知且可能影響專利性的資料，包括但不限于：

l 申請(qǐng)文件中的背景技術(shù)部分引用的文件；

l 同族專利的相關(guān)檢索報(bào)告、審查意見和引用文獻(xiàn)（最常見）；

l 其內(nèi)部或者委托第三方做的檢索報(bào)告；

l 已知競爭對(duì)手的相關(guān)專利及產(chǎn)品信息等。

注：若材料為非英文，需提供英文翻譯件或摘要說明。

披露范圍的原則是——“寧可多交，不可少交”，但需注意：過度披露無關(guān)或重復(fù)文件，可能影響審查效率并增加成本，也有故意隱瞞風(fēng)險(xiǎn)。

四、披露節(jié)點(diǎn)：持續(xù)義務(wù)，不止一次

IDS是一項(xiàng)持續(xù)性披露義務(wù)，貫穿專利整個(gè)審查周期。不同階段提交IDS的要求和費(fèi)用如下：

2025年起的新規(guī)：分級(jí)收費(fèi)制度

由于眾多申請(qǐng)人為避免遺漏，過度提交與專利相關(guān)度較低或是重復(fù)的文件，造成審查員的嚴(yán)重負(fù)擔(dān)，USPTO決定自2025年1月19日起實(shí)施分級(jí)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（不分實(shí)體類型）：

例如：首次提交80篇文獻(xiàn)需繳200美元；第二次提交50篇后累計(jì)達(dá)130篇，則需補(bǔ)繳500-200=300美元。

該新規(guī)將促使申請(qǐng)人更慎重地規(guī)劃披露策略，在“全面披露”與“合理控制成本”之間取得平衡。

五、典型案例：披露失信即不可執(zhí)行

1. Aventis Pharma S.A. v. Hospira, Inc.（2012）

涉案專利的發(fā)明人被指控故意未披露兩項(xiàng)在先技術(shù)文獻(xiàn)（Vidal論文以及GV文獻(xiàn)），而其本人正是Vidal研究項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，掌握并審閱過Vidal論文，且Vidal論文已披露了專利方案的實(shí)質(zhì)內(nèi)容。故法院認(rèn)為其具有欺瞞意圖，構(gòu)成不公平行為，涉案專利被判不可執(zhí)行。

2. Regeneron Pharmaceuticals v. Merus N.V.（2017）

申請(qǐng)人隱瞞4篇與可專利性相關(guān)的文獻(xiàn)，這些文獻(xiàn)已在歐洲異議程序中和相關(guān)美國訴訟中被第三方引用。原告在訴訟中又隱匿相關(guān)證據(jù)。故法院認(rèn)定其存在“欺騙USPTO的明確意圖”，判定專利不可執(zhí)行。

3. PureCircle USA Inc. v. Almendra Americas LLC（2020）

原告在專利審查期間提交了多達(dá)1200頁的250篇現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)，卻拒絕指出最相關(guān)文件；且審查員要求明確重點(diǎn)時(shí)，代理人拒絕配合。隨后，原告在修改權(quán)利要求時(shí)添加特征最后獲得授權(quán)，而該特征早已被提交的文獻(xiàn)中的至少一篇被披露。因此被告指控原告存在故意掩藏對(duì)專利申請(qǐng)有實(shí)質(zhì)性影響文件的不正當(dāng)行為，專利應(yīng)當(dāng)被判定不可執(zhí)行。

后續(xù)雙方很快簽署了和解協(xié)議，原告撤回起訴，被告撤回反訴。根據(jù)案件發(fā)展來看，原告很有可能是擔(dān)心專利被判不可執(zhí)行，故被迫和解。被告方也在最短的時(shí)間內(nèi)抓住了原告該缺陷，取得訴訟勝利。

案例警示：申請(qǐng)人既不能隱瞞關(guān)鍵文件不交，也不能以“海量披露”掩蓋核心隱瞞。

六、合規(guī)建議：建立意識(shí)，主動(dòng)披露

對(duì)申請(qǐng)人而言：

l 選擇專業(yè)機(jī)構(gòu)，保證披露內(nèi)容和時(shí)點(diǎn)的準(zhǔn)確性；

l 建立內(nèi)部信息傳遞機(jī)制，確保同族專利檢索結(jié)果與OA文件等及時(shí)共享；

l 主動(dòng)配合代理機(jī)構(gòu)，及時(shí)提供所有已知技術(shù)資料與對(duì)比文獻(xiàn)（特別是委托其他代理機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的專利在審查中獲得的所有相關(guān)文獻(xiàn)）；

l 保留披露記錄，以備后續(xù)審查或訴訟查證。

對(duì)于代理機(jī)構(gòu)而言，可以與申請(qǐng)人配合并注意以下方面：

l 監(jiān)控同族專利審查動(dòng)態(tài)，及時(shí)提醒申請(qǐng)人履行披露義務(wù)；

l 合理規(guī)劃披露批次，結(jié)合申請(qǐng)時(shí)已知的IDS文件和同族案件的審查情況等來規(guī)劃提交策略，平衡遞交成本和遺漏風(fēng)險(xiǎn)；

l 平衡披露數(shù)量與成本，基于分級(jí)收費(fèi)新規(guī)，需把控最終遞交哪些文件：

a.母案中的對(duì)比文件無需重復(fù)遞交；

b.對(duì)比文件如果為同族且涉及的創(chuàng)新方案高度相似，則可不再重復(fù)提交；

c.優(yōu)先遞交會(huì)對(duì)權(quán)利要求的新穎性或創(chuàng)造性產(chǎn)生較大影響對(duì)比文件，如X、Y類對(duì)比文件。

結(jié)語：

從韶音案到Aventis、Regeneron等案例，都在警示：專利權(quán)的穩(wěn)固，不僅源于創(chuàng)新，更基于誠信披露。

未履行IDS義務(wù)，不只是程序瑕疵，而是可能讓專利從“授權(quán)在手”變?yōu)椤盁o法執(zhí)行”。

封面來源/圖蟲創(chuàng)意

（來源：跨境知產(chǎn)說）

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